Por Janaína A. Rodrigues da Silveira
Secondary Meaning ou Distintividade Adquirida
A distintividade é requisito sine quo non para a proteção da marca. Tanto é que a regra geral no Direito brasileiro é de que sinais que não possuem distintividade, não são passíveis de serem registrados como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI.
O tema gera grande debate na doutrina e na jurisprudência. Tratados Internacionais, a legislação de quase todos os países e a Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial Brasileira – LPI – contêm normas que visam estabelecer critérios para se aferir a presença do requisito de distintividade. No entanto, as mencionadas normas, optam pela forma negativa, ou seja: estabelecem proibições para o registro de determinadas expressões ou determinados sinais que recaiam em determinadas situações concretas. Estas proibições não podem ser interpretadas como normas absolutas. Ao contrário disso, devem ser aplicadas e interpretadas à luz dos princípios gerais e das peculiaridades dos fatos que cercam o sinal ou expressão, de acordo com cada mercado específico, percepção do consumidor sobre os sinais, dos produtos e serviços que se visa distinguir.
A realidade e transformação mercadológica, industrial e econômica, que aconteceu a partir do final do Século XIX e início do Século XX, engendrou a seguinte constatação: diversos empresários e comerciantes passaram a utilizar sinais e expressões para distinguir seus produtos que, em princípio, recairiam dentro das proibições legais de registro de marcas. O uso efetivo e prolongado dessas expressões, para distinguir produtos e serviços, criou uma circunstância, de fato, no mercado, na qual os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa.
Essa forma de identificação e associação de uma expressão ou sinal, pelo consumidor ou pelo mercado específico, como marca de um determinado produto fabricado por uma determinada empresa, gerou a identificação da expressão como marca de um produto ou de um serviço. Aquela expressão ou sinal que, originalmente e a priori, não teria suficiente distintividade intrínseca, adquire a distintividade na mente do consumidor e passa a ter um segundo significado para consumidor, qual seja o sentido secundário de verdadeira marca.
O secondary meaning é um fenômeno linguístico e psicológico que ocorre na mente do consumidor que gera a suficiente e necessária distintividade, tornado o sinal “capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, o que atende ao requisito exigido pelo item 1 do Artigo 15 de TRIPS e pelo artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial Brasileira.
Art.15
(1) qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de empreendimento, poderá constituir uma marca. (Decreto nº1.335, de 30/12/1994 – Trips)
Art.122
São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. (Lei nº. 9.279 de 14 de maio de 1996).José Antônio Faria Correa explica muito bem este fenômeno ao mencionar que:
(…) Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma ‘segunda natureza’ (secondary meaning), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara dos sinais puramente ‘descritivos’, que, por força do uso, passam a ser identificados com determinado produto ou serviço. (BORDA, Ana Lúcia de Sousa, et al. Comentários a Lei de Propriedade Industrial, 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2013, 240 p).O secondary meaning entra em cena quando um signo não é percebido pelo público como sendo distintivo, mas, através de seu uso comercial, constrói-se comprovada identidade distintiva em torno daquele. Cada marca não tradicional que será analisada terá um contexto diferente, porém, por sua própria natureza, exigirá prova de secondary meaning; outras dependendo do caso, poderão ter sua distintividade intrínseca prontamente, sem a necessidade de aquisição desta pelo uso.
Há inúmeras maneiras de se comprovara construção do secondary meaning, conforme enuncia Lélio Denicoli Schmidt, ancorando-se em outros autores:
Os meios idôneos para comprová-lo consistem em pesquisas de mercado, volume de vendas, intensidade do uso, testemunhos de consumidores, associações comerciais e profissionais da área de publicidade extensa e, como apontam Margarett BARRETT e Viviane BEYRUTH, até mesmo a produção ou imitação praticadas por concorrentes (naturalmente, quando feita em função marcária. (BARBAS, Leandro M V. Marcas Não Tradicionais: Mapeamento Problemática e Experiência Internacional. 2015. 114 f. Dissertação. (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Prebiteriana MacKenzie) O secondary meaning é matéria puramente de fato. Depende da prova de que o sinal pretendido, não inerentemente distintivo, adquiriu suficiente distintividade através do uso que lhe foi dado. Neste aspecto, nos cabe citar o caso no qualse discutiu sobre a validade do registro da marca “IPHONE” no Brasil, em uma lide julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018.
No Recuso Especial Nº 1.688.243-RJ (2017/0199428-8) podemos verificar em na íntegra o caso acima citado em que Apple Inc ajuizou ação em face de IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, objetivando a nulidade parcial do registro da marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, obtido em 2008 pela IGB Eletrônica S/A, cujo depósito do pedido havia sido feito no ano 2000. A alegação era de que a palavra “iphone”, integrante da marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, não teria nenhuma força distintiva, mas seria mera descrição da funcionalidade do produto, um telefone com acesso à internet.
Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, tendo sido declarada a nulidade parcial do registro da marca, “G GRADIENTE IPHONE”. Foi determinado ao INPI a republicação do ato concessivo, com a ressalva de inexistir exclusividade de uso sobre o termo ‘iphone’ isoladamente.
A decisão foi mantida em grau de recurso, pelo Tribunal Regional Federal da 2.a Região. Na decisão foi destacado, ainda, que a marca “IPHONE” era amplamente reconhecida pelos consumidores como indicativa do aparelho fabricado pela empresa Apple.
Em sede de recurso especial ajuizado por ambas as empresas, ao julgar o caso, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu, que a expressão “iphone” caracteriza-se como um termo evocativo, surgido da aglutinação dos substantivos ingleses “internet” e “phone” para designar aparelhos telefônicos com acesso à internet, sendo, portanto, um termo sugestivo. E, ao aplicar o que denominou de “regra da exclusividade mitigada das evocativas”, interpretou como adequado submeter a empresa IGB (Gradiente) a “conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista ‘G GRADIENTE IPHONE’”, sendo obrigada a suportar a coexistência de marcas semelhantes.
Quanto ao uso do termo “iphone”, pela Apple Inc, o STJ reconheceu ter ocorrido fenômeno mercadológico justificador da aplicação da teoria do significado secundário da marca (secondary meaning), mediante o qual um sinal adquire eficácia distintiva, originariamente inexistente, pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. E, por conta do reconhecimento desse fenômeno, conferiu à Apple Inc exclusividade de uso isolado do termo “iPhone”, para designar celulares com acesso à internet. A íntegra de toda a decisão e o julgamento do caso acima encontra se no Recuso Especial Nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8).
A par de outras considerações, a análise desse caso consagrou o reconhecimento, por parte do Judiciário brasileiro, de que a proteção da marca pode sofrer influência, em razão do seu grau de distintividade.
Concluímos que o secondary meaning permite que uma marca adquira, com o tempo e através de práticas reiteradas junto ao público quanto ao caráter distintivo de seu sinal, a distintividade necessária para o reconhecimento marcário. Portanto, entende-se que as circunstâncias de fato e a duração da marca sempre deverão ser levadas em consideração na composição dos conflitos, na apreciação das proibições de registros e na proteção do consumidor.
Logo, se o sinal requerido a registro adquiriu distintividade suficiente – e devidamente comprovada – para ser notado pelos consumidores, este deverá ser registrado como marca de produto ou serviço.
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REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/PR. ISSN: 2525-6483. Disponível em: hpp://revistajuridica.esa.oabpr.org.br >Acesso em: 10 jul. 2021.
BARBAS, Leandro M V. Marcas Não Tradicionais: Mapeamento Problemática e Experiência Interncional. 2015. Dissertação. Mestrado em Direito Político e Econônico – Universidade Prebiteriana MacKenzie. Disponível em: http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1159/1 > ACESSO em 10 julho 2021
MOSCA, Fernanda. Secondary Meaning: toda regra tem exceção. Publicado: julho 2018 https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/secondary-meaning-toda-regra-tem-excecao-18072018 > ACESSO em 17 julho 2021
RICCI, Antônio Ferro. Sentido Secundário da Marca (“secondary meaning”) e da Interpretação e Aplicação. Publicado: novembro 2007. Disponível em: https://riccipi.com.br/ > ACESSO em 17 julho 2021
BORDA, Ana Lúcia de Sousa, et al. Comentários a Lei de Propriedade Industrial, 3ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2013.