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© 2017 Mansur Murad Advogados

Conhecido pelos seus desenhos de alta moda e icônico perfume Classique lançado em 1993, o designer francês Jean Paul Gaultier manteve com êxito a posição de seu produto entre as fragrâncias mais vendidas do mundo. Em meio ao sucesso de décadas, em abril deste ano, não só Gaultier, mas o mundo inteiro se surpreendeu com o KKW Body Fragrance, perfume lançado pela norte-americana Kim Kardashian West, membro da famosa “família celebridade” e mulher de Kanye West.

 

Com um frasco extremamente semelhança ao de Gaultier, o design de Kim foi acusado de plágio, tendo em vista a comparação e associação entre as embalagens – ambas consistentes em um modelo de um corpo feminino nu, com curvas ressaltadas. Nas palavras de Kardashian, as esculturas femininas que celebram o corpo da mulher foram inspiração para o seu perfume, e não o produto de Gaultier.

 

Diferentemente do Brasil, onde frascos, embalagens, aspectos visuais e estéticos de um produto podem ser protegidos pelos registros de desenhos industriais, nos Estados Unidos dá-se uma importância ainda maior a este tipo de proteção, de forma que tais aspectos de design, como a forma de frascos de perfume, por exemplo, são protegidos por patentes (de design).

 

Neste sentido, uma breve busca nos bancos de dados de patentes revelou a preocupação de Jean Paul Gaultier em relação às suas criações, uma vez que foram identificadas diversas patentes de desenhos industriais devidamente concedidas nos Estados Unidos e Europa para as embalagens das suas fragrâncias, tanto a masculina quanto a feminina, ambas reproduzindo o corpo humano de forma estilizada e única.

 

Vale lembrar que, segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz, entende-se por desenho industrial “novo conjunto de linhas ou cores que poderá ser aplicado, para fins industriais, na ornamentação de um produto, por qualquer meio, dando-lhe um novo visual.” Ainda, explica a Autora que o produto possui um aspecto exterior de acordo com o seu design, relacionando assim o consumo e as mudanças da moda, aproximando os consumidores com a sua estética física. A título informativo, a proteção por desenho industrial está prevista no artigo 95 da Lei nº 9.279/1996, e está relacionado à estética.

 

Para diferenciar essas características externas e visuais, é necessário entender que as obras de arte possuem função estética, ou seja, considera-se meramente a figura física. Contrariamente, o objeto revestido de novidade e originalidade visuais e que possa ser submetido à fabricação industrial, pode ser entendido como desenho industrial. Frise-se que é importante que se realize a distinção de uma obra de arte e de um desenho industrial, pois o último é regido pela lei de propriedade industrial, ao passo que as obras são regidas pela lei de direitos autorais, sendo então regimes jurídicos distintos. No caso do frasco do perfume, entende-se que a criação poderia ter proteção abrangida pelos dois institutos, o que fortaleceria sua proteção.

 

Cumpre ressaltar que embora os registros norte-americanos para o frasco de Jean Paul Gaultier já terem expirado em sua vigência, eles formam matéria e técnica anterior a frascos similares, semelhantes e iguais para os quais uma eventual proteção possa vir a ser pleiteada. Isso significa, na prática, que na hipótese de um terceiro, como a própria Kim Kardashian West, requerer a proteção para o seu frasco, no Brasil e/ou em qualquer parte do mundo, os registros anteriores de Jean Paul Gaultier seriam certamente considerados como uma relevante técnica anterior, que destituiria a embalagem de Kardashian quanto aos requisitos fundamentais para a proteção por desenho industrial, como a novidade e a originalidade dos aspectos visuais do produto.

 

Ressalta-se que o mero fato de as patentes terem sido concedidas ao frasco de Jean Paul Gaultier nos Estados Unidos fortalece o entendimento de que tais frascos possuíam originalidade, sendo então vanguardistas e merecedores, portanto, da proteção concedida. Fica evidente, desta forma, que o criador reuniu esforços, investimentos e criatividade para elaborar algo novo. O mesmo muito provavelmente não aconteceria, em contrapartida, com o frasco da Kardashian que, de tão similar, facilmente é comparado à criação de Jean Paul Gaultier, tendo assim os seus requisitos de proteção facilmente destituídos.

 

No Brasil, caso Jean Paul Gaultier tivesse um registro de desenho industrial depositado, concedido e até mesmo extinto ao final de seu processamento completo, um terceiro, como a Kim Kardashian, ainda assim sofreria obstáculos e barreiras para proteger seu produto, uma vez que seu novo frasco seria muito provavelmente considerado como desprovido de originalidade.

 

Aqui, inclusive considerando o caso concreto das patentes em prol de Gaultier nos EUA e Europa (hoje já expiradas), é fundamental ressaltar a importância de uma proteção múltipla e completa dos ativos de propriedade intelectual. Assim como no Brasil, outras formas de proteção seriam fortemente recomendadas de serem aliadas estrategicamente a um desenho industrial do frasco. Como exemplo, poderia ser explorada a possibilidade de depositar um pedido de registro para uma marca tridimensional.

 

Ao criador original, também poderia socorrer o instituto do trade dress desde que demonstrável que o “conjunto imagem” do objeto traz elementos distintivos pelos quais o público seja capaz de identifica-los no mercado. Além disso, concorrência desleal e concorrência parasitária também seriam argumentos aplicáveis em eventuais defesas a estes direitos e ainda, poderiam ser utilizados aspectos relacionados aos Direitos Autorais do criador original do frasco em qualquer discussão acerca do tema.

 

De volta ao caso da celebridade norte-americana, Kim Kardashian cita esculturas antigas como inspiração para o frasco do KKW Body Fragrance, certamente tentando se afastar dos produtos anteriores de Gaultier. Entretanto, uma vez que são amplamente conhecidos os frascos do designer francês – frise-se, reconhecidos como novos e originais, já que tiveram patentes concedidas –, certamente estes não poderiam ter sido ignorados e convida-se ao questionamento sobre qual inspiração é esta, que acaba resultando em um produto final extremamente similar a algo que já existe e é mundialmente conhecido.

 

Neste contexto, cabe diferenciar o conceito de inspiração que, do latim inspiratiōne, significa “faculdade criadora, provocar ideias, influências, sugestão”. Isto é, usar como referência algo que se admira, para criar algo novo, original, seu. Já a cópia, do latim copĭa, define uma “reprodução, transcrição, imitação fiel, plagiato”, ou seja, construir algo sob coisa já existente, sem qualquer mudança ou característica própria que seja capaz de distinguir o objeto “reproduzido” daquele original. Difícil categorizar, portanto, o frasco da Kardashian como mera inspiração.

 

Cite-se que muitos casos semelhantes já foram objeto de discussão no Brasil. Menciona-se o recente conflito entre as marcas MAIZENA e ALISENA envolvendo embalagem, marca, design e nicho de mercado. No presente caso, a ALISENA foi obrigada a se abster de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e/ou utilizar os produtos de tratamento capilar ALISENA, em sua forma atual de apresentação ou quaisquer outras que se assemelhem à marca e à embalagem do produto MAIZENA, sob pena de multa diária, após o reconhecimento, pelo Judiciário, de que o produto MAIZENA possuía um relevante número de aspectos distintivos e únicos, estes violados pela Ré, com seu produto ALISENA. Ressalta-se que a adoção de trade dress semelhante ao da MAIZENA é facilmente notada pelo mercado consumidor, levando a crer que são produtos comercializados pela mesma empresa.

 

Entende-se que a mesma lógica seria aplicada ao caso dos frascos de perfume se este fosse discutido nos Tribunais pátrios, de modo que o perfume de Kim Kardashian seria muito possivelmente considerado um ato de concorrência desleal e aproveitamento parasitário em relação ao produto anterior de Gaultier, ato este praticado para alavancar vendas, diluindo assim a unicidade, poder de atração e integridade da tradicional embalagem do designer francês. Teríamos em mãos, portanto, um caso de cópia e não uma simples inspiração, sem considerar outras eventuais possíveis infrações contra estratégias multidisciplinares de proteções, envolvendo, por exemplo, marcas, desenhos industriais e direitos autorais violados.

 

 

Natália Brezinski de Andrade

Advogada do escritório Mansur Murad (São Paulo – Brasil)

 

Nicola Sgrignoli Fuganholi

Engenheiro e técnico em DI do escritório Mansur Murad (São Paulo – Brasil)