Já não são novas as batalhas da Louboutin no mundo todo em favor da defesa da distintividade da marca da sola vermelha. Conhecidos são os processos no Estados Unidos, principalmente o embate contra a empresa Yves Saint Laurent, acusada de uso indevido de marca (The Single Color Case). Todos reconheceram o poderio da marca em relação à sua forma simples relativamente à sola vermelha de Pantone específico, mas com uma capacidade incrível de desejo e de identificação imediata por clientes.

 

Recentemente, o Tribunal de Grand Instance de Paris (TGI 2015/11131, 3ª Câmara) proferiu uma decisão confirmando o requisito de distintividade da marca, em decisão de litígio que requereu a nulidade de registro concedido para a marca figurativa de posição, conforme o “conhecido” desenho abaixo (procedimento número 3869370, perante o INPI francês):

 

O litígio foi iniciado pela empresa SAS KESSLORD, que comercializa bolsas e sapatos (vide www.kesslord.com) contra Christian Louboutin e sua empresa SAS CHRISTIAN L. KESSLORD, em 2012, passou a utilizar-se de um software que permitia às clientes escolher, “sob medida”, as cores dos solados de calçados fabricados sob encomenda. Tal investida as admitia a escolha e a confecção de sapato de maneira personalizada, propiciando a reprodução da marca figurativa de Louboutin, formada pela sola vermelha.

 

Christian Louboutin, conhecidíssimo designer de sapatos de origem francesa, é detentor dos direitos da marca acima (forma figurativa de solado vermelho para sapatos de salto alto) desde 2011, para designar sapatos de salto alto: Chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques), conforme a classificação 25 de Nice, e passou a notificar a empresa KESSLORD acerca de violação de direitos de propriedade intelectual.

 

Já KESSLORD, apesar de ter decidido por iniciativa própria retirar os produtos ditos reproduzidos de sua linha “sob medida”, iniciou, paralelamente, uma ação judicial contra a LOUBOUTIN, com o objetivo de requerer a nulidade do registro da marca concedida.

 

Alega que a marca foi concedida pelo INPI francês de forma indevida, uma vez que ela não satisfaz às exigências de registro, ou seja, defende que há ausência de clareza, de precisão, de acessibilidade, de inteligência e de objetividade necessárias, minimamente, ao registro válido, sendo, portanto, uma marca desprovida de distintividade intrínseca. Todos esses requisitos permitiriam estabelecer uma noção exata da extensão do registro, o que não ocorre no presente caso. No entanto, todos esses requisitos estariam ausentes, segundo KESSLORD, salvo a própria sola vermelha aplicada à tonalidade do solado de escarpins finos, dotados de salto de 10 cm.

 

KESSLORD entende que o signo em litígio não pode ser considerado uma marca de posição stricto sensu visto que a forma do solado pode variar em si mesma, seu entorno (tipo de sapato), sendo o objetivo de Louboutin de proteger a ideia de um solado vermelho, ao passo que existem outros tipos de solas ou solados que são utilizados dessa forma.

 

Ademais, entende que a representação gráfica de uma marca é traduzida como um conceito indefinido e representado no desenho da marca acima por um exemplo único. Existem, no entanto, muitas outras possibilidades e declinações oriundas de sapatos. Por exemplo, o que é usado na prática por Louboutin não é representado no desenho concedido a registro como marca de posição. Portanto, falta-lhe clareza e estabilidade. Contesta, por fim, toda a aquisição de distintividade pelo uso.

 

Em contestação à ação, Louboutin negou todos os argumentos que levam à falta de requisitos válidos para o registro e confirmou sua distintividade, portanto afirma a validade total do registro questionado. O signo é plenamente apto a garantir a origem comercial do produto e que o depósito realizado permite identificar os elementos concretos e imediatamente perceptíveis pela cor do Pantone e sua localização no solado externo do sapato de salto.

 

A marca não responde a nenhum imperativo técnico ou funcional e não se trata de um monopólio sobre uma inovação tecnológica e nem poderia ser percebida como uma ideia abstrata ou um conceito, porque é fisicamente e graficamente materializada, sendo diretamente percebida como uma marca de posição que, por sua natureza, pode ser confundida com o aspecto do produto designado como um todo. Os aspectos limítrofes de proteção são as linhas pontilhadas externas que não fazem parte da proteção do signo. Se a forma de aplicação da sola varia (pontilhado representando os contornos não protegíveis), o campo de proteção resta imutável e constante.

 

O tribunal francês, ao analisar a questão, primeiramente pôs à mesa as premissas acerca das definições em torno das condições de validade de uma marca e relembrou que os signos aptos a identificar produtos ou serviços e capazes de distinguir uma empresa titular da outra concorrente são marcas válidas. Sendo assim, uma vez percebidos como um signo identificador da origem do produto ligado a uma empresa específica, o registro é merecido. Trata-se de garantia de origem comercial dos produtos e, no caso concreto, dita garantia de identificação da origem não é contestada.

 

O debate se fia então na capacidade material de o signo se constituir como marca, mediante todas exigências da lei francesa e da diretiva europeia referente a marcas, neste caso, as marcas figurativas de posição. Primeiramente, o juízo analisou se as marcas tinham representação gráfica e se são dotadas de distintividade.

 

As marcas podem ser representadas graficamente por figuras, linhas ou caracteres (análise esta que deve ser feita na data do depósito da marca perante o órgão, independentemente das condições de exploração pelo titular). Devem ser claras e precisas e facilmente acessíveis, inteligíveis, duráveis e objetivas. Neste caso, o juízo entendeu que a representação gráfica comporta uma forma de sola de sapato de salto, com específica curvatura, de cor claramente identificada na descrição, sem deixar dupla interpretação. A clareza, a precisão, a objetividade e a constância da representação gráfica da cor é, portanto, adquirida. Faltaria avaliar a questão da forma depositada. O pontilhado destacado na marca não é objeto e nem entra no campo de proteção. As características pontilhadas não entram na análise de interesse, salvo se elas modificassem a forma requerida como marca – o que não ocorre no presente caso. Portanto, a forma pode ser visível e localizada de maneira constante, objetiva, precisa e clara.

 

O tribunal francês conclui que todas as formas variadas trazidas pela empresa KESSLORD para demonstrar que existem outras maneiras de aplicação da marca de posição, inclusive sapatos de salto baixo, só poderiam ter sido trazidas em uma ação que questionasse contrafação, se induz em erro terceiros, e não em uma ação de nulidade de registro por suposta ausência de requisitos marcários.

 

Deu razão, assim, ao registro concedido, reconhecendo a distintividade e a indicação de origem do fabricante Louboutin, na forma específica requerida como marca, dentro do espectro requerido junto ao órgão.

 

Transpondo essa discussão ao direito brasileiro, a doutrina avançada acerca da marca de posição, tal e qual o direito francês reconheceu plenamente, não teria grandes aprofundamentos em exame administrativo. Não acreditamos que o INPI avaliaria a questão de maneira tão aprofundada como fez o tribunal francês, principalmente quanto aos requisitos de clareza, precisão, acessibilidade, inteligência e de objetividade, visto que assim não estão normatizados.

 

As ditas marcas não tradicionais, aqui incluídas as marcas de posição, podem encontrar óbices bastante claros, uma vez que o Brasil é objetivo no entendimento de que não considera registrável qualquer marca que não seja estritamente classificada como tradicional. Não analisa nossa Autarquia o secondary meaning, normalmente fundamental ao reconhecimento da distintividade, desta vez pelo uso. A legislação brasileira apenas admite o registro de marcas visuais nominativas e tradicionais, figurativas ou mistas, excluindo, assim, o reconhecimento de qualquer outro tipo de marca, mesmo que esta esteja em absoluta conformidade com o artigo 122 da LPI. Infelizmente nega o registro ao invés de investigar. Favorece assim a cópia, ao invés de proteger.

 

Ao observar o caso da marca brasileira Levi´s, amplamente conhecida por sua etiqueta diferenciada, verifica-se que o reconhecimento e a possibilidade de registro são plausíveis de direito, uma vez que esta é plenamente válida, devido à sua distintividade. Apesar de tratar-se de uma marca não tradicional, etiqueta possui características únicas que permitem a imediata associação à marca e sua origem. Dessa forma, não deveria haver qualquer impedimento para a possibilidade de registro para a posição específica da sola, associada à tonalidade precisa da cor vermelha. Tudo isso bem delimitado.

 

O entendimento consolidado do INPI até os dias de hoje encontra críticas bastante severas dos operadores do direito, uma vez que não oferece ao depositante meios de registro de marcas de posição, mesmo que estas obedeçam, perfeitamente, aos requisitos estabelecidos pela lei e possibilitem ao consumidor absoluta identificação e diferenciação de produtos. Nota-se, portanto, um engessamento do sistema marcário nacional neste momento específico, que limita a possibilidade de determinadas marcas que são, de fato, reconhecidas como tal em outros países, de serem registradas no Brasil.

 

Continua o desafio da luta contra usos ilícitos e maliciosos, como o exemplo de KESSLORD, que usam a tentativa de invalidade de um registro administrativo para a obtenção de chancela de licitude da cópia perversa.

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